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2023-09-22T08:17:54+00:00

　　發(fā)明必須具備“新穎性”，這在幾乎所有國家的專利制度中都是基礎(chǔ)的基礎(chǔ)。因為通常情況下我們難以直接證明一個技術(shù)是新的，所以各國專利制度均轉(zhuǎn)向要求新發(fā)明不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的一部分。在這一“不構(gòu)成”的認定過程中，除了對有效現(xiàn)有技術(shù)的認定和發(fā)明申請的解釋之外，最重要的環(huán)節(jié)就是圍繞“是否相同”的比對。

　　由于此前已略有提及“現(xiàn)有技術(shù)”，本期我們主要圍繞日本，對該國的新穎性認定原則進行簡單介紹。

　　01 日本新穎性的法律基礎(chǔ)

　　日本對新穎性的定義主要基于第二十九條，原文如下圖。該條法案被認為提出了授予專利的條件，包括實用性（“工業(yè)上可利用”）、新穎性（列舉現(xiàn)有技術(shù)情形）、創(chuàng)造性（基于現(xiàn)有技術(shù)容易實現(xiàn)的不可專利）。

　　到了具體的新穎性審查，日本專利審查指南指出，“在存在不同點的情況下，審查員判斷為權(quán)利要求所限定的發(fā)明具有新穎性；在沒有不同點的情況下，審查員判斷為權(quán)利要求所限定的發(fā)明不具有新穎性”。

　　02 沒有明文提出，實務(wù)中也遵循「実質(zhì)同一」破壞新穎性

　　日本沒有將“實質(zhì)相同”原則落在專利法的明文中，但實際上，日本在專利實務(wù)中也關(guān)注實質(zhì)相同「実質(zhì)同一」：一方面，基于公知常識和慣用技術(shù)附加、去除、轉(zhuǎn)換，視為實質(zhì)相同，另一方面，對中國審查指南強調(diào)的“相同的技術(shù)領(lǐng)域，解決相同的技術(shù)問題，并具有相同的預(yù)期效果”，也有隱含的考量。

　　比如，知識產(chǎn)權(quán)法庭判例平成29年（行ケ）第10167號〔積層膜案〕中，專利人主張專利薄膜相比對比文件，印刷層雖然使用與專利相似的原料，但厚度設(shè)計不同，能夠帶來更好的耐藥性、吸水率等效果。然而法庭認為，不同厚度只是為了得到特定成型性、機械強度使用的“具體手段上的微小差別”，也“沒有其他不一樣的新的技術(shù)效果”，因此對應(yīng)的權(quán)利要求與對比文件是同一的。

　　注：日本知識產(chǎn)權(quán)法庭「知的財産高等裁判所」，主要管轄日本國知局行政訴訟一審和技術(shù)復(fù)雜類案件二審。在日本，所有技術(shù)復(fù)雜類侵權(quán)案件一審均由東京、大阪法庭集中管轄。

　　這種“同一”也與表現(xiàn)形式無關(guān)。比如專利所申請的結(jié)構(gòu)已經(jīng)有現(xiàn)實實物，同樣要認定沒有新穎性。（參考最三小判昭和31?4?24裁判集民事21號853頁）

　　其他比如“單獨對比”（《審查指南》第III部第2章第1節(jié)2）、下位概念公開影響上位概念新穎性（《審查指南》第III部第2章第3節(jié)3.2）等原則與中國一致。

　　03 日本同一發(fā)明人的先后兩份相同申請不算抵觸申請

　　日本“抵觸申請”叫「拡大先願」（所謂“先愿”即“申請”），也被稱為「準公知」，或「公知の擬制」，主要由《專利法》第二十九條第二款描述。

　　昭和三十四年版專利法第三十九條中，日本在后申請只與已經(jīng)公開的在先申請做對比，只要內(nèi)容不一樣就可能獲得專利，可能造成二次授權(quán)，于是在昭和四十五年進行了改正（參考特許庁『特許法』的注釋本），相當于擴大了「先願」（先申請，專利法第三十九條）對比的范圍，同時擴大相對于第二十九條第一款規(guī)定的「公知」的定義范圍，也相當于擬定了新的「公知」范圍。

　　特別要注意，由于以上歷史原因，日本的“抵觸申請”條款不包含同一申請人或同一發(fā)明人的情形，所謂“相同”指代發(fā)明人完全相同或申請人完全相同。如果在先在后提交的兩份相同的申請的發(fā)明人全部相同或申請人全部相同，日本專利局不依據(jù)“擴大先愿”駁回，轉(zhuǎn)而依據(jù)第三十九條「先願」的先申請制度，基于在后申請沒有「新規(guī)性」駁回。駁回的結(jié)果一樣，只是依據(jù)不同。中國則沒有這一例外。

　　可以看出，在日本專利角度，上述二十九條第二款，由于涉及公知、先申請制度、新穎性，與第二十九條第一款新穎性條款、第三十九條新申請條款形成互補。這里不妨進行簡單對比——

　　04 日本專利審查流程

　　官費總計：發(fā)明專利，（授權(quán)+3年年費）約18萬日元，相當于9000人民幣；實用新型，（授權(quán)+3年年費）約2萬日元，相當于1000人民幣；外觀設(shè)計，41500萬日元起，與是否有秘密設(shè)計、年份等均有關(guān)。

　　附：各國對“新穎性”的定義（亞洲篇）

全球?qū)＠贫缺容^｜“新穎性”審查基本原則（歐洲篇）

2023-09-21T08:08:09+00:00

　　歐洲不接受慣用技術(shù)置換能夠破壞新穎性的“實質(zhì)相同”原則，這也是中歐新穎性認定最大的不同。本文將重點對比中歐專利局對“置換”在何種情形下構(gòu)成/不構(gòu)成新穎性，試圖找到其中異同。

01 歐洲不接受慣用技術(shù)置換的“實質(zhì)相同”原則，但認同基于“固有特性”的公開能夠摧毀在后專利的新穎性

　　新穎性主要包括兩個問題：現(xiàn)有技術(shù)如何劃分，以及新舊技術(shù)如何比對。對于前一個問題，歐洲采用“絕對新穎性”原則，將全世界以任何形式在先公開的技術(shù)均視為現(xiàn)有技術(shù)，這跟中國一樣；但對于后一個問題，歐洲強調(diào)“可直接明確地”從對比文件中得出主題內(nèi)容，而將對比文件的教導(dǎo)解釋為包括眾所周知的技術(shù)等同置換是不可取的，這是一個創(chuàng)造性問題（審查指南G VI-1，復(fù)審委判例I. C. 4.5提到等同手段只在創(chuàng)造性中予以考慮）。中國則認為慣用技術(shù)手段置換屬于新穎性問題。

　　那么歐洲專利局口中的“可直接明確地”要明確到什么程度呢？歐洲專利局給出了兩個圍繞“包含用途特征的產(chǎn)品權(quán)利要求”（借用中國專利審查指南用語）的例子。

在明確使用橡膠的彈性特性的情況下，剝奪使用其他彈性材料的新穎性；
對于“用于鐵水的模具”這一基于目的進行描述的權(quán)利要求，模具材質(zhì)顯然不能使用冰，所以這條權(quán)利要求不包含冰這一材質(zhì)，也就不會剝奪使用冰做鐵水模具的新穎性。反之，任何已知的、其性質(zhì)能適應(yīng)這一模具使用條件的材料都視為被剝奪了新穎性。（審查指南F IV-29）

　　更加直接的答案出現(xiàn)在歐洲復(fù)審委判例集（Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office）關(guān)于“隱含特征Implicit feature”的討論中，所謂“直接明確”需要毫無疑義地從對比文件中總結(jié)得出(T 701/09)、必要地從語境中得出(T 1523/07)、本領(lǐng)域從業(yè)者無法想象其他情形(T 287/16)、本領(lǐng)域從業(yè)者從明確的描述中必要得出的結(jié)果（T 1523/07，比如基于科學(xué)常識）。

　　對比中國，歐洲的“隱含特征”直覺上非常類似專利中國審查指南第二部分第三章3.2.5（2）包含用途特征的產(chǎn)品權(quán)利要求中提到的“產(chǎn)品本身固有的特性”。某化合物X既可作為催化劑又可作為染料，如果二個用途的X在結(jié)構(gòu)、晶形上沒區(qū)別，那么僅是用途不同不足以支撐X獲得第二個產(chǎn)品專利。

　　可見如果我們劃出新穎性認定的范圍，簡單地在包含用途特征的產(chǎn)品權(quán)利要求中將使用橡膠換成其他彈性材料不具有新穎性，因為該用途公開隱含了固有特性；而將描述結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品權(quán)利要求中，把螺栓換成螺釘在歐洲就可能獲得了新穎性，因為“螺釘”不能“毫無疑義”地從“螺栓”的概念中得到。

　　歐洲這一嚴格對比新穎性的做法被SCP稱為“Photographic Novelty”，對應(yīng)接受“實質(zhì)相同”原則的中日韓，后者的新穎性認定被稱為“Enlarged Novelty”。實際上，SCP于2000年前后開始考慮草擬一份統(tǒng)一的《實體專利法草案Substantive Patent Law Treaty》，但很快就發(fā)現(xiàn)各國在實體問題上分歧過大而不得不于2006年放棄。新穎性究竟應(yīng)當是“photographic”還是“enlarged”就是SCP當時遭遇的難題之一。

02 抵觸申請

　　歐洲不管在先申請和后申請的發(fā)明人、申請人是否相同，都適用抵觸申請，沒有日本式的例外。即使在先申請和后申請的發(fā)明人、申請人相同，如果在先申請的說明書或附圖等中公開了后申請的發(fā)明，則后申請相對于在先申請被視為沒有新穎性。

　　2000年前EPC規(guī)定的抵觸申請還涉及到指定國問題，由于2007年12月13日實施的修正案，相關(guān)規(guī)定已經(jīng)被取消。

　　抵觸申請方面，由于各國規(guī)定不盡相同，有必要進行簡單總結(jié)例外情形：

03 歐洲專利審查流程

官費總計：歐洲專利只有發(fā)明專利，以線上、EPO直接申請為例。135歐元申請費+1360歐元歐洲專利新穎性申請+1840歐元實質(zhì)審查+660歐元指定全部生效成員國+1040歐元授權(quán)，總計5035歐元，約4萬人民幣。

附：各國對“新穎性”的定義（歐洲篇）