發(fā)明必須具備“新穎性”，這在幾乎所有國(guó)家的專利制度中都是基礎(chǔ)的基礎(chǔ)。因?yàn)橥ǔＧ闆r下我們難以直接證明一個(gè)技術(shù)是新的，所以各國(guó)專利制度均轉(zhuǎn)向要求新發(fā)明不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的一部分。在這一“不構(gòu)成”的認(rèn)定過(guò)程中，除了對(duì)有效現(xiàn)有技術(shù)的認(rèn)定和發(fā)明申請(qǐng)的解釋之外，最重要的環(huán)節(jié)就是圍繞“是否相同”的比對(duì)。
由于此前已略有提及“現(xiàn)有技術(shù)”，本期我們主要圍繞日本，對(duì)該國(guó)的新穎性認(rèn)定原則進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。
01 日本新穎性的法律基礎(chǔ)
日本對(duì)新穎性的定義主要基于第二十九條，原文如下圖。該條法案被認(rèn)為提出了授予專利的條件，包括實(shí)用性（“工業(yè)上可利用”）、新穎性（列舉現(xiàn)有技術(shù)情形）、創(chuàng)造性（基于現(xiàn)有技術(shù)容易實(shí)現(xiàn)的不可專利）。
到了具體的新穎性審查，日本專利審查指南指出，“在存在不同點(diǎn)的情況下，審查員判斷為權(quán)利要求所限定的發(fā)明具有新穎性；在沒有不同點(diǎn)的情況下，審查員判斷為權(quán)利要求所限定的發(fā)明不具有新穎性”。
02 沒有明文提出，實(shí)務(wù)中也遵循「実質(zhì)同一」破壞新穎性
日本沒有將“實(shí)質(zhì)相同”原則落在專利法的明文中，但實(shí)際上，日本在專利實(shí)務(wù)中也關(guān)注實(shí)質(zhì)相同「実質(zhì)同一」：一方面，基于公知常識(shí)和慣用技術(shù)附加、去除、轉(zhuǎn)換，視為實(shí)質(zhì)相同，另一方面，對(duì)中國(guó)審查指南強(qiáng)調(diào)的“相同的技術(shù)領(lǐng)域，解決相同的技術(shù)問(wèn)題，并具有相同的預(yù)期效果”，也有隱含的考量。
比如，知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭判例平成29年（行ケ）第10167號(hào)〔積層膜案〕中，專利人主張專利薄膜相比對(duì)比文件，印刷層雖然使用與專利相似的原料，但厚度設(shè)計(jì)不同，能夠帶來(lái)更好的耐藥性、吸水率等效果。然而法庭認(rèn)為，不同厚度只是為了得到特定成型性、機(jī)械強(qiáng)度使用的“具體手段上的微小差別”，也“沒有其他不一樣的新的技術(shù)效果”，因此對(duì)應(yīng)的權(quán)利要求與對(duì)比文件是同一的。
注：日本知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭「知的財(cái)産高等裁判所」，主要管轄日本國(guó)知局行政訴訟一審和技術(shù)復(fù)雜類案件二審。在日本，所有技術(shù)復(fù)雜類侵權(quán)案件一審均由東京、大阪法庭集中管轄。
這種“同一”也與表現(xiàn)形式無(wú)關(guān)。比如專利所申請(qǐng)的結(jié)構(gòu)已經(jīng)有現(xiàn)實(shí)實(shí)物，同樣要認(rèn)定沒有新穎性。（參考 最三小判昭和31?4?24裁判集民事21號(hào)853頁(yè)）
其他比如“單獨(dú)對(duì)比”（《審查指南》第III部第2章第1節(jié)2）、下位概念公開影響上位概念新穎性（《審查指南》第III部第2章第3節(jié)3.2）等原則與中國(guó)一致。
03 日本同一發(fā)明人的先后兩份相同申請(qǐng)不算抵觸申請(qǐng)
日本“抵觸申請(qǐng)”叫「拡大先願(yuàn)」（所謂“先愿”即“申請(qǐng)”），也被稱為「準(zhǔn)公知」，或「公知の擬制」，主要由《專利法》第二十九條第二款描述。
昭和三十四年版專利法第三十九條中，日本在后申請(qǐng)只與已經(jīng)公開的在先申請(qǐng)做對(duì)比，只要內(nèi)容不一樣就可能獲得專利，可能造成二次授權(quán)，于是在昭和四十五年進(jìn)行了改正（參考特許庁『特許法』的注釋本），相當(dāng)于擴(kuò)大了「先願(yuàn)」（先申請(qǐng)，專利法第三十九條）對(duì)比的范圍，同時(shí)擴(kuò)大相對(duì)于第二十九條第一款規(guī)定的「公知」的定義范圍，也相當(dāng)于擬定了新的「公知」范圍。
特別要注意，由于以上歷史原因，日本的“抵觸申請(qǐng)”條款不包含同一申請(qǐng)人或同一發(fā)明人的情形，所謂“相同”指代發(fā)明人完全相同或申請(qǐng)人完全相同。如果在先在后提交的兩份相同的申請(qǐng)的發(fā)明人全部相同或申請(qǐng)人全部相同，日本專利局不依據(jù)“擴(kuò)大先愿”駁回，轉(zhuǎn)而依據(jù)第三十九條「先願(yuàn)」的先申請(qǐng)制度，基于在后申請(qǐng)沒有「新規(guī)性」駁回。駁回的結(jié)果一樣，只是依據(jù)不同。中國(guó)則沒有這一例外。
可以看出，在日本專利角度，上述二十九條第二款，由于涉及公知、先申請(qǐng)制度、新穎性，與第二十九條第一款新穎性條款、第三十九條新申請(qǐng)條款形成互補(bǔ)。這里不妨進(jìn)行簡(jiǎn)單對(duì)比——
歐洲不接受慣用技術(shù)置換能夠破壞新穎性的“實(shí)質(zhì)相同”原則，這也是中歐新穎性認(rèn)定最大的不同。本文將重點(diǎn)對(duì)比中歐專利局對(duì)“置換”在何種情形下構(gòu)成/不構(gòu)成新穎性，試圖找到其中異同。
01 歐洲不接受慣用技術(shù)置換的“實(shí)質(zhì)相同”原則，但認(rèn)同基于“固有特性”的公開能夠摧毀在后專利的新穎性
那么歐洲專利局口中的“可直接明確地”要明確到什么程度呢？歐洲專利局給出了兩個(gè)圍繞“包含用途特征的產(chǎn)品權(quán)利要求”（借用中國(guó)專利審查指南用語(yǔ)）的例子。
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在明確使用橡膠的彈性特性的情況下，剝奪使用其他彈性材料的新穎性； -
對(duì)于“用于鐵水的模具”這一基于目的進(jìn)行描述的權(quán)利要求，模具材質(zhì)顯然不能使用冰，所以這條權(quán)利要求不包含冰這一材質(zhì)，也就不會(huì)剝奪使用冰做鐵水模具的新穎性。反之，任何已知的、其性質(zhì)能適應(yīng)這一模具使用條件的材料都視為被剝奪了新穎性。（審查指南F IV-29）
更加直接的答案出現(xiàn)在歐洲復(fù)審委判例集（Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office）關(guān)于“隱含特征Implicit feature”的討論中，所謂“直接明確”需要毫無(wú)疑義地從對(duì)比文件中總結(jié)得出(T 701/09)、必要地從語(yǔ)境中得出(T 1523/07)、本領(lǐng)域從業(yè)者無(wú)法想象其他情形(T 287/16)、本領(lǐng)域從業(yè)者從明確的描述中必要得出的結(jié)果（T 1523/07，比如基于科學(xué)常識(shí)）。
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官費(fèi)總計(jì)：歐洲專利只有發(fā)明專利，以線上、EPO直接申請(qǐng)為例。135歐元申請(qǐng)費(fèi)+1360歐元?dú)W洲專利新穎性申請(qǐng)+1840歐元實(shí)質(zhì)審查+660歐元指定全部生效成員國(guó)+1040歐元授權(quán)，總計(jì)5035歐元，約4萬(wàn)人民幣。
附：各國(guó)對(duì)“新穎性”的定義（歐洲篇）
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