全球?qū)＠贫缺容^｜“新穎性”審查基本原則（歐洲篇）

　　歐洲不接受慣用技術(shù)置換能夠破壞新穎性的“實質(zhì)相同”原則，這也是中歐新穎性認定最大的不同。本文將重點對比中歐專利局對“置換”在何種情形下構(gòu)成/不構(gòu)成新穎性，試圖找到其中異同。

01 歐洲不接受慣用技術(shù)置換的“實質(zhì)相同”原則，但認同基于“固有特性”的公開能夠摧毀在后專利的新穎性

　　新穎性主要包括兩個問題：現(xiàn)有技術(shù)如何劃分，以及新舊技術(shù)如何比對。對于前一個問題，歐洲采用“絕對新穎性”原則，將全世界以任何形式在先公開的技術(shù)均視為現(xiàn)有技術(shù)，這跟中國一樣；但對于后一個問題，歐洲強調(diào)“可直接明確地”從對比文件中得出主題內(nèi)容，而將對比文件的教導解釋為包括眾所周知的技術(shù)等同置換是不可取的，這是一個創(chuàng)造性問題（審查指南G VI-1，復審委判例I. C. 4.5提到等同手段只在創(chuàng)造性中予以考慮）。中國則認為慣用技術(shù)手段置換屬于新穎性問題。

　　那么歐洲專利局口中的“可直接明確地”要明確到什么程度呢？歐洲專利局給出了兩個圍繞“包含用途特征的產(chǎn)品權(quán)利要求”（借用中國專利審查指南用語）的例子。

在明確使用橡膠的彈性特性的情況下，剝奪使用其他彈性材料的新穎性；
對于“用于鐵水的模具”這一基于目的進行描述的權(quán)利要求，模具材質(zhì)顯然不能使用冰，所以這條權(quán)利要求不包含冰這一材質(zhì)，也就不會剝奪使用冰做鐵水模具的新穎性。反之，任何已知的、其性質(zhì)能適應這一模具使用條件的材料都視為被剝奪了新穎性。（審查指南F IV-29）

　　更加直接的答案出現(xiàn)在歐洲復審委判例集（Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office）關(guān)于“隱含特征Implicit feature”的討論中，所謂“直接明確”需要毫無疑義地從對比文件中總結(jié)得出(T 701/09)、必要地從語境中得出(T 1523/07)、本領(lǐng)域從業(yè)者無法想象其他情形(T 287/16)、本領(lǐng)域從業(yè)者從明確的描述中必要得出的結(jié)果（T 1523/07，比如基于科學常識）。

　　對比中國，歐洲的“隱含特征”直覺上非常類似專利中國審查指南第二部分第三章3.2.5（2）包含用途特征的產(chǎn)品權(quán)利要求中提到的“產(chǎn)品本身固有的特性”。某化合物X既可作為催化劑又可作為染料，如果二個用途的X在結(jié)構(gòu)、晶形上沒區(qū)別，那么僅是用途不同不足以支撐X獲得第二個產(chǎn)品專利。

　　可見如果我們劃出新穎性認定的范圍，簡單地在包含用途特征的產(chǎn)品權(quán)利要求中將使用橡膠換成其他彈性材料不具有新穎性，因為該用途公開隱含了固有特性；而將描述結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品權(quán)利要求中，把螺栓換成螺釘在歐洲就可能獲得了新穎性，因為“螺釘”不能“毫無疑義”地從“螺栓”的概念中得到。

　　歐洲這一嚴格對比新穎性的做法被SCP稱為“Photographic Novelty”，對應接受“實質(zhì)相同”原則的中日韓，后者的新穎性認定被稱為“Enlarged Novelty”。實際上，SCP于2000年前后開始考慮草擬一份統(tǒng)一的《實體專利法草案Substantive Patent Law Treaty》，但很快就發(fā)現(xiàn)各國在實體問題上分歧過大而不得不于2006年放棄。新穎性究竟應當是“photographic”還是“enlarged”就是SCP當時遭遇的難題之一。

02 抵觸申請

　　歐洲不管在先申請和后申請的發(fā)明人、申請人是否相同，都適用抵觸申請，沒有日本式的例外。即使在先申請和后申請的發(fā)明人、申請人相同，如果在先申請的說明書或附圖等中公開了后申請的發(fā)明，則后申請相對于在先申請被視為沒有新穎性。

　　2000年前EPC規(guī)定的抵觸申請還涉及到指定國問題，由于2007年12月13日實施的修正案，相關(guān)規(guī)定已經(jīng)被取消。

　　抵觸申請方面，由于各國規(guī)定不盡相同，有必要進行簡單總結(jié)例外情形：